Lexchance, Vittorio Aversano nuovo responsabile Head of IP & Brand Protection.

Lexchance rinforza il proprio organico con l’entrata di Vittorio Aversano in qualità di senior partner responsabile del dipartimento Intellectual Property & Brand Protection. L’avvocato Aversano ha ricoperto il ruolo di Senior IP & Brand Protection Counsel presso Bulgari (gruppo LVMH), azienda in cui ha operato per oltre sei anni, implementando un sistema globale di online brand protection e dedicandosi allo sfruttamento delle nuove tecnologie nonché allo sviluppo di mobile applications, al coordinamento delle operazioni di anticontraffazione in decine di Paesi, a complesse acquisizioni di contenuti protetti da copyright e di licenze negli ambiti dell’advertising e degli eventi internazionali.  

Abilitatosi a Torino nel 2009, ha ottenuto la doppia qualifica di Solicitor of the Senior Courts of England and Wales presso la Solicitors Regulation Authority di Londra.  

Tra le sue esperienze lavorative figurano quelle in Brandit a Zurigo, come Head of Online Legal Enforcement, Jacobacci & Partners, Ls Lexjus Sinacta e Interpatent.   

Vittorio Aversano opererà dalla sede di Torino e condividerà con i professionisti del dipartimento IP l’ulteriore sviluppo della practice sulla protezione del brand online nonché sulla prevenzione e repressione delle violazioni ai diritti di proprietà intellettuale sul web. 

Il caso “Booking.com” approda davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

Con la sentenza n. 19-46 del 30 Giugno 2020 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha risolto il caso che vedeva coinvolto il colosso olandese “Booking.com” e l’ufficio marchi e brevetti statunitense (United States Patent and Trademark Office, di seguito USPTO), decidendo nel senso di consentire all’azienda la registrazione del marchio negli Usa.

 

La disciplina giuridica: il “Lanham Act” ed il requisito del “secondary meaning

 

La disciplina statunitense in merito al deposito di marchi e brevetti è contenuta nel “Lanham Act”, denominato anche “Trademark Act”, emanato nel 1946, in particolare nel Titolo 15, capitolo 22 §§1051-1127.
La legge federale prevede l’istituzione di due registri, un Principal Register e un Supplemental Register.
Nel primo sono registrati tutti i marchi dotati di forte carattere distintivo (a loro volta suddivisibili nelle tre categorie di marchi suggestivi, arbitrari e fantasiosi), cioè quelli di cui i consumatori possono individuare la fonte di provenienza di prodotti e servizi e distinguerli da quelli di altre aziende; tale categoria di marchio gode della massima tutela.
Nel secondo, l’USPTO colloca quei marchi meramente descrittivi, che, pertanto, sono dotati di una minore protezione, ma suscettibili di essere iscritti nel Principal Register nel momento in cui acquisiscano un “secondary meaning”.
All’ultimo posto nella scala di valutazione prevista dalla normativa citata, sono poi collocati i marchi generici che, in quanto tali, sono considerati non registrabili.
Con riferimento ai marchi descrittivi, risulta, pertanto, essenziale stabilire di volta in volta se ad essi possa essere ascritto o meno un secondary meaning.
Con questo termine si intende, secondo la Suprema Corte, che il marchio deve possedere un significato per i consumatori, i quali nell’immediato devono identificare i servizi ed i beni che quell’impresa offre e produce.

 

“Booking.com”: marchio generico o descrittivo?

 

Tenendo a mente la disciplina sopra riepilogata, la questione sottoposta alla Suprema Corte è nata dal rifiuto da parte dell’USPTO di registrare il marchio “Booking.com”, considerato dall’ufficio un marchio meramente generico, che non consente ai consumatori di aver chiaro che i servizi offerti provengano effettivamente da quell’impresa, anche se accompagnato dal top-level domain “.com”.
Rigettando l’interpretazione proposta dall’USPTO, invece, la Corte Suprema ha stabilito che il marchio in questione è da considerarsi descrittivo e dotato del requisito del secondary meaning, necessario per ottenere la registrazione nel Principal Register (l’unica dissenting opinion è stata quella del giudice Breyer, che ha invece sostenuto la tesi del ricorrente USPTO).
Con riferimento a Booking.com, la Corte Suprema ha, pertanto, affermato che non sussiste alcun dubbio che un consumatore, data la notorietà del marchio in questione, sia in grado di individuare che i servizi sono offerti dall’azienda olandese e difficilmente accadrà che questo termine venga inteso in modo generico, disorientando il pubblico che ricerca quei beni e servizi.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che i marchi composti da due o più termini, come nel caso di Booking.com, debbano essere analizzati nel loro complesso, essendo fondamentale la forza di significato che il termine composto ha presso il pubblico.
Muovendo da tale presupposto interpretativo, la Corte ha chiarito che il nome “Booking.com”, accompagnato quindi dal dominio, rende il marchio unico e conferisce ad esso una sufficiente distinzione rispetto ad altri, in quanto rimanda ad un preciso sito web che offre servizi differenziabili da quelli di altre imprese.
La decisione della Corte Suprema si colloca, peraltro, nella stessa direzione di quanto stabilito dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), il quale, in occasione della richiesta di deposito del marchio della medesima azienda, aveva concluso, in applicazione dell’articolo 4 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea all’epoca vigente, che il marchio in commento è sufficientemente noto e non crea confusione rispetto alla fonte dei servizi.

 

Conclusioni

 

Confermando l’orientamento europeo, anche negli Stati Uniti si afferma che per la registrazione di un marchio sono certamente necessari gli elementi che la legge richiede, primo tra tutti un forte valore distintivo, ma non meno importante è la riconoscibilità dello stesso presso i consumatori.

 

Autrice Luna Ambrosino

 

Autrice Giulia Ponte

Cosa si intende per proprietà intellettuale?

Il termine proprietà intellettuale è comprensivo di diversi beni immateriali con varie caratteristiche, i quali hanno tutti origine dal processo creativo e inventivo dell’uomo; che si tratti di opere letterarie, opere d’arte, invenzioni, design, marchi o strategie commerciali, il termine indica un’innovazione da tutelare.

Proprietà intellettuale significa essenzialmente avere la proprietà di un’idea, dalla quale si svilupperanno in seguito una teoria, un progetto, un prodotto, un’invenzione o un marchio, a seconda dell’ambito di riferimento.

Dal punto di vista giuridico, si può evidenziare un duplice carattere della proprietà intellettuale: quello personale e quello patrimoniale.

Infatti, se da un lato la predetta proprietà riguarda il riconoscimento della paternità di un’idea, di un progetto o di un’opera, dall’altro è importante soffermarsi sul diritto del proprietario a riscuotere i proventi economici derivanti dallo sfruttamento dell’idea in questione.

La tutela della proprietà intellettuale riguarda tre macro tipologie di beni, comunemente divisi tra:

–              Opere d’ingegno protette da diritti d’autore

–              Proprietà industriale

–              Strategie commerciali

La tutela dei diritti della proprietà intellettuale

La tutela dei diritti della proprietà intellettuale si articola quindi sia nel garantire il riconoscimento dei diritti morali legati alla paternità dell’opera, sia di quelli riguardanti gli introiti economici derivanti dalla vendita o dall’utilizzo della stessa e che variano a seconda della natura dell’opera.

I predetti diritti oltre ad essere riconosciuti e disciplinati dall’ordinamento giuridico nazionale, sono altresì tutelati a livello internazionale dall’agenzia delle Nazioni Unite OMPI (o WIPO in lingua inglese): Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale.

Un ramo particolare della proprietà intellettuale è quella industriale, in merito alla quale sussiste una specifica tutela legale, disciplinata dal codice della proprietà industriale, aggiornato nel 2019.

Quest’ultima viene tutelata attraverso il riconoscimento dell’innovazione, che prevede la registrazione del brevetto e del marchio presso gli enti riconosciuti; tale prassi è riservata esclusivamente alle invenzioni mentre, per quanto riguarda le opere artistiche, la loro tutela deriva dal copyright.

Alcuni autorevoli esponenti della materia, ritengono che il termine collettivo intellectual property sia fuorviante, poiché idoneo a raggruppare all’interno di un unico insieme dei concetti troppo diversi tra loro, regolati da leggi e codici a sé stanti.

Inoltre, l’avvento dell’innovazione tecnologica e digitale ha determinato una profonda crisi del concetto di proprietà intellettuale tradizionale, sopra brevemente descritto, con la conseguente rottura di equilibri anche di natura giuridica: in estrema sintesi, quando viene a mancare il rapporto indivisibile tra opera e supporto materiale, necessariamente devono essere adattate le leggi e la prassi contrattuale.

Sul punto si rileva infine che lo scorso 16 ottobre la Property Rights Alliance ha pubblicato un indice del livello di tutela dei diritti della proprietà intellettuale nel mondo e l’Italia si trova al 46° posto.

Lexchance – Diritto dell’arte

L’atto creativo, sovversivo per definizione, si incontra e si scontra spesso con la legge. L’oggetto stesso dell’arte può essere oggetto di controversia: dalla street art di Banksy, alle performance di un artista come Nitsch. Si pensi a uno studente d’arte di Londra, che qualche anno fa rigò tutte le auto parcheggiate lungo il percorso tra la sua dimora e l’università per poi rivendicarla come arte di protesta o a chi, come Jubal Brown vandalizza opere d’arte nei musei per manifestare artisticamente contro la feticizzazione dei dipinti.

Anche il concetto di proprietà intellettuale è causa di numerosi contenziosi artistici: l’appropriazionismo che caratterizza l’arte contemporanea rappresenta una problematica costante per i legali incaricati di difendere gli artisti: ad esempio Richard Prince ha modificato fotografie scattate da Patrick Cariou per poi esporle in diverse gallerie come opere originali e di recente le Giacometti variations di John Baldessari sono state oggetto di polemica e sono state rimosse dalla Fondazione Prada di Milano per “riproduzione non autorizzata”.

Inoltre, spesso ci si affida ad un esperto nei processi di compravendita e negoziazione, il quale interverrà al momento di stabilire il valore di un’opera d’arte e ne potrà regolare l’acquisto, oppure ancora potrà chiarire dubbi riguardanti la tassazione sulle somme derivanti dalla vendita o assistere il compratore nell’eventualità dell’acquisto di un falso.

Ecco perché il diritto dell’arte è un campo legislativo di grande rilievo e in continua espansione ed è importante identificare professionisti specializzati in questo settore.

 

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