Il caso “Booking.com” approda davanti alla Corte Suprema degli Stati Uniti.

20 Ottobre 2020

booking.com

Con la sentenza n. 19-46 del 30 Giugno 2020 la Corte Suprema degli Stati Uniti ha risolto il caso che vedeva coinvolto il colosso olandese “Booking.com” e l’ufficio marchi e brevetti statunitense (United States Patent and Trademark Office, di seguito USPTO), decidendo nel senso di consentire all’azienda la registrazione del marchio negli Usa.

 

La disciplina giuridica: il “Lanham Act” ed il requisito del “secondary meaning

 

La disciplina statunitense in merito al deposito di marchi e brevetti è contenuta nel “Lanham Act”, denominato anche “Trademark Act”, emanato nel 1946, in particolare nel Titolo 15, capitolo 22 §§1051-1127.
La legge federale prevede l’istituzione di due registri, un Principal Register e un Supplemental Register.
Nel primo sono registrati tutti i marchi dotati di forte carattere distintivo (a loro volta suddivisibili nelle tre categorie di marchi suggestivi, arbitrari e fantasiosi), cioè quelli di cui i consumatori possono individuare la fonte di provenienza di prodotti e servizi e distinguerli da quelli di altre aziende; tale categoria di marchio gode della massima tutela.
Nel secondo, l’USPTO colloca quei marchi meramente descrittivi, che, pertanto, sono dotati di una minore protezione, ma suscettibili di essere iscritti nel Principal Register nel momento in cui acquisiscano un “secondary meaning”.
All’ultimo posto nella scala di valutazione prevista dalla normativa citata, sono poi collocati i marchi generici che, in quanto tali, sono considerati non registrabili.
Con riferimento ai marchi descrittivi, risulta, pertanto, essenziale stabilire di volta in volta se ad essi possa essere ascritto o meno un secondary meaning.
Con questo termine si intende, secondo la Suprema Corte, che il marchio deve possedere un significato per i consumatori, i quali nell’immediato devono identificare i servizi ed i beni che quell’impresa offre e produce.

 

“Booking.com”: marchio generico o descrittivo?

 

Tenendo a mente la disciplina sopra riepilogata, la questione sottoposta alla Suprema Corte è nata dal rifiuto da parte dell’USPTO di registrare il marchio “Booking.com”, considerato dall’ufficio un marchio meramente generico, che non consente ai consumatori di aver chiaro che i servizi offerti provengano effettivamente da quell’impresa, anche se accompagnato dal top-level domain “.com”.
Rigettando l’interpretazione proposta dall’USPTO, invece, la Corte Suprema ha stabilito che il marchio in questione è da considerarsi descrittivo e dotato del requisito del secondary meaning, necessario per ottenere la registrazione nel Principal Register (l’unica dissenting opinion è stata quella del giudice Breyer, che ha invece sostenuto la tesi del ricorrente USPTO).
Con riferimento a Booking.com, la Corte Suprema ha, pertanto, affermato che non sussiste alcun dubbio che un consumatore, data la notorietà del marchio in questione, sia in grado di individuare che i servizi sono offerti dall’azienda olandese e difficilmente accadrà che questo termine venga inteso in modo generico, disorientando il pubblico che ricerca quei beni e servizi.
In particolare, la Suprema Corte ha precisato che i marchi composti da due o più termini, come nel caso di Booking.com, debbano essere analizzati nel loro complesso, essendo fondamentale la forza di significato che il termine composto ha presso il pubblico.
Muovendo da tale presupposto interpretativo, la Corte ha chiarito che il nome “Booking.com”, accompagnato quindi dal dominio, rende il marchio unico e conferisce ad esso una sufficiente distinzione rispetto ad altri, in quanto rimanda ad un preciso sito web che offre servizi differenziabili da quelli di altre imprese.
La decisione della Corte Suprema si colloca, peraltro, nella stessa direzione di quanto stabilito dall’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO), il quale, in occasione della richiesta di deposito del marchio della medesima azienda, aveva concluso, in applicazione dell’articolo 4 del Regolamento sul marchio dell’Unione Europea all’epoca vigente, che il marchio in commento è sufficientemente noto e non crea confusione rispetto alla fonte dei servizi.

 

Conclusioni

 

Confermando l’orientamento europeo, anche negli Stati Uniti si afferma che per la registrazione di un marchio sono certamente necessari gli elementi che la legge richiede, primo tra tutti un forte valore distintivo, ma non meno importante è la riconoscibilità dello stesso presso i consumatori.

 

Autrice Luna Ambrosino

 

Autrice Giulia Ponte



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